Daniela Escobedo, directora jurídica
Feher Consulting, Agosto 2023
Dentro de las principales recomendaciones que los consultores profesionales hacemos a los emprendedores y empresarios, está el registrar la marca de sus negocios o emprendimientos, antes de empezar cualquier desarrollo de modelo de franquicias.
Al usar una marca, transmitimos aspectos intangibles, los enriquecemos, simbolizamos y lo más importante, creamos fidelidad hacia el producto o servicio que estamos comprando.
Para un producto o servicio es de vital importancia tener protegida y asegurada su marca, ya que en ella encierra el reconocimiento y el posicionamiento de su empresa. Con dicho objeto, se creó lo que hoy conocemos como Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que define a la marca en su Artículo 171 como:
“…Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”. Ésta puede constituirse por:
I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;
II.- Las formas tridimensionales;
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente;
IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;
V.- Los sonidos;
VI.- Los olores;
VII.- La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y
VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.
Aunque se cree que establecer una marca es tan simple como elegirla, registrarla ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para comercializar productos o servicios; una marca también debe transmitir las necesidades, deseos y sueños de nuestros clientes. Por eso, te invitamos a seguir leyendo ¿Para qué registrar la marca?
¿Por qué registrar la marca
- Con la marca, nos hacemos distintivos de los más.
- Evitamos que nos copien o imiten nuestras ideas.
- Brindamos certeza jurídica ante los posibles ataques de piratería.
- Obtenemos el uso exclusivo en todo el País.
- Podemos lucrar a través de las licencias.
¿Qué pasa si no registramos la marca?
Las historias de terror las conocemos de sobra, pero en esta ocasión hablaremos del caso de la empresa de seguridad china Giordon; quien sin previo aviso, utilizaba el logotipo del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el año 1996. El área legal de la Institución pública mexicana, solicitó a la empresa asiática el retiro inmediato del logotipo; para su sorpresa, esta se negó rotundamente, ya que según su versión “habían pagado mucho dinero a la agencia de diseño por su logotipo y posterior registro en más de diez países”, en donde para sorpresa de los mexicanos, la marca no estaba registrada, por lo cual lo dieron como válido.
En realidad, la mencionada empresa china aprovechó que en México el IMSS no tiene registro como marca, porque se consideraba “protegida” al ser una dependencia y usar un “escudo” oficial del gobierno; así lo menciona el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que dispone en el numeral VII.:
– Los signos que sin autorización reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas, nombres de programas o proyectos o cualquier otro signo de instrumentos internacionales, organizaciones, gubernamentales, no gubernamentales, ya sean nacionales, extranjeras o internacionales, o cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos;
Registrar la marca o no registrar… esa es la cuestión
El cuento terminó afortunadamente de forma positiva, cuando el IMPI le indicó a la empresa que en caso de solicitar su entrada a nuestro país, tendrían que cambiar su imagen. Sólo así lograron convencerles. El registro de la marca suele acompañarse siempre de un número de registro que determina precisamente el IMPI. Siendo el número 1 una marca de cigarros y la 229 está en posesión ni más ni menos que la fécula de maíz MAIZENA.
¿Cuántos tipos de marca hay?
Así como hay una clasificación para proteger las Marcas, también tenemos diversos tipos, las cuales se dividen en:
I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;
II.- Las formas tridimensionales;
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente;
IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;
V.- Los sonidos;
VI.- Los olores;
VII.- La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y
VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo
Marcas Nominativas
Estan compuestas solamente de un nombre, combinado de una o más palabras y/o números.
Lo anterior debe tomarse en cuenta en el momento de registrar una marca, esta no puede ser semejante en grado de confusión con alguna otra registrada y a pesar de que éstas se escriban de diferente manera, no pueden ser fonéticamente iguales. Un ejemplo de esto es la marca “COCA-COLA”, tal cual, sin diseño, ni elementos distintivos.
Innominadas
Estan compuestas de un diseño o logotipo; sin nombres, ni palabras.
Mixtas
Estas marcas pueden estar compuestas de un nombre + un logotipo.
Tridimensionales
Están compuestas por una figura de 3 caras o dimensiones.
Marcas No Tradicionales
Marcas sonoras – Conformadas por una combinación distintiva de sonidos o notas musicales.
Marcas olfativas – Conformadas por un aroma o una esencia distintiva y única.
Marcas Holográficas – Suficientemente distintivas.
“Trade Dress” o la “Imagen Comercial” – De un producto o un establecimiento.
Marcas de Certificación – Signos que distinguen productos o servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular.
Marcas Colectivas – Signos de asociaciones o sociedades utilizados para distinguir los productos o servicios de sus miembros.
Marcas Mexicanas
De acuerdo al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 1957, los países signatarios adoptaron una clasificación de aplicación internacional.
En México, según datos del IMPI, en 1889 se expidió la Ley de Marcas de Fábricas dando protección jurídica a los signos distintivos mediante el uso de derechos exclusivos a sus titulares, dicha Ley les permitía a los dueños utilizar sus marcas por tiempo indefinido, con la condicionante de que si en más de un año no hacían uso de ella, podía ser utilizada por alguien más. Justo en esos tiempos, la marca MAIZENA ® fue registrada bajo el número 229*.
Fue en el año de 1989 cuando nuestro país adoptó la clasificación Internacional de Productos y Servicios, por lo que desde esa fecha existen 45 clases diferentes de marcas que representan conjuntos de productos o servicios que guardan una relación entre sí, o que tienen una característica común en función de su utilidad o uso.